Tahun 2018, Cina mengadakan konferensi dengan Samsung untuk peluncuran beberapa produk barunya, salah satunya Smartphone Galaxy A8S yang berkolaborasi dengan Supreme. Ditahun yang sama juga, Mercedes-Benz juga berkolaborasi dengan Supreme dalam acara pagelaran busana. Yang membingungkan, pihak Supreme tidak merasa berkolaborasi dengan kedua merek tersebut. Ternyata, yang melakukan kolaborasi tersebut adalah Supreme Italia (Supreme ITA), peniru merek Supreme New York (Supreme NY). Kemudian, Samsung dan Mercedes-Benz membatalkan kolaborasi tersebut dan membuat pernyataan di media sosialnya.
Klimaksnya terjadi di bulan Juli 2021, Michele Di Pierro (Ayah) dan Marcello Di Pierro (Anak), dalang dibalik Supreme ITA harus membayar denda sebesar $10.4 juta kepada Supreme NY.
Didirikan pada tahun 2015, Supreme ITA mengajukan pendaftaran merek dagang di berbagai negara yang belum dijangkau oleh Supreme NY. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang hak cipta berlaku secara teritorial dan menganut asas first-to-file. Di beberapa negara, seperti Indonesia, asas first-to-file adalah pihak yang pertama mengajukan merek daganglah yang kemungkinan besar akan mendapatkan perlindungan. Supreme ITA memulai produksi pada tahun 2015 dan masuk ke toko-toko pada 14 Januari 2016, atau hanya berjarak satu bulan setelah Supreme NY mengajukan pendaftaran merek dagang di Italia.
Dengan merek terdaftar, Supreme ITA mampu menjual produk yang hampir identik dengan menggunakan strategi pemasaran yang sama pula dengan yang digunakan oleh Supreme NY. Tujuannya bukan untuk membuat barang-barang dengan merek palsu, melainkan membuat ulang isi perusahaan yang ingin ditiru.
Pada tahun 2017, Supreme NY menggugat perusahaan yang membantu mendistribusikan produk Supreme ITA ke seluruh Italia. Akhirnya, pengadilan Milan memutuskan bahwa merek Italia itu melakukan persaingan tidak sehat dan memutuskan untuk penghentian produksi sementara pada Supreme ITA.
Setelah perjalanan yang panjang, Supreme New York akhirnya mendapatkan merek dagangnya di Cina meski Supreme Italia mengklaim telah mendaftarkan merek mereka melalui World Intellectual Property (WIPO). Meskipun perlindungan merek mengadopsi asas first-to-file, ketika terjadi sengketa merek, pemilik asli harus dilindungi jika merek didaftarkan dengan itikad buruk, didukung dengan bukti.
Pemalsuan Hukum, adalah istilah yang menggambarkan situasi dimana seseorang mendaftarkan merek bisnis yang sudah ada dan didaftarkan di negara tertentu dimana pemilik asli belum mendaftarkan mereknya. Tentu saja, istilah ini didukung dengan beberapa kasus gugatan merek yang pendaftarannya didasari dengan iktikad tidak baik.
Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menyebutkan bahwa Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang “beriktikad tidak baik”. Dalam penjelasannya, “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
Di Indonesia sendiri juga kerap kali terjadi pendaftaran merek yang sudah terkenal di luar dengan memanfaatkan “celah” first-to-file, seperti yang terjadi pada Harley Davidson VS produsen rokok asal Indonesia. Tapi tentu saja iktikad tidak baik ini akan berakhir tidak baik juga. Maka dari itu, jangan sekali-kali mencoba mendaftarkan merek yang sudah ada terlebih dahulu, meskipun itu dari luar negeri, apalagi kalau merek itu sudah terkenal, karena bukan tidak mungkin, denda yang harus dibayarkan akan sangat merugikan.
Sebaliknya, jika Partners sudah memiliki merek dan dilanggar oleh pihak lain, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan kami untuk mencari jalan keluar terbaik, dan mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektualnya secara maksimal.
